來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報(bào)/中國知識產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)

判斷一件商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定所指以欺騙手段取得注冊的情形時(shí)，商標(biāo)權(quán)利轉(zhuǎn)讓的事實(shí)是否會改變其系以欺騙手段取得注冊的違法性質(zhì)？圍繞第8397269號“REDLINE”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）引發(fā)的商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政糾紛一案，北京市高級人民法院日前所作的判決給出了答案。

北京市高級人民法院指出，判斷一件商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定所指以欺騙手段取得注冊的情形時(shí)，考察的是商標(biāo)申請注冊時(shí)的行為，而商標(biāo)權(quán)利轉(zhuǎn)讓的事實(shí)并不會改變其申請行為違法的性質(zhì)。

據(jù)了解，2010年6月17日，陳某某向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱原商標(biāo)局）提交涉案商標(biāo)的注冊申請，2011年7月7日被核準(zhǔn)注冊使用在手表、鐘、裝飾品（珠寶）等第14類商品上。2016年12月6日，涉案商標(biāo)經(jīng)原商標(biāo)局核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給上海億券貿(mào)易有限公司（下稱億券公司）。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局分別于2020年5月13日與12月6日發(fā)布第1695期《注冊商標(biāo)撤銷公告》、第1772期《商標(biāo)更正公告》顯示，涉案商標(biāo)因連續(xù)3年不使用，在全部商品上的注冊已被撤銷。

根據(jù)陳某某申請注冊涉案商標(biāo)時(shí)提交的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照（副本）等相關(guān)材料顯示，該個(gè)體工商戶經(jīng)營者為陳某某，發(fā)照機(jī)關(guān)為原北京市工商行政管理局朝陽分局。

2016年12月21日，法國科迪特有限公司（下稱科迪特公司）針對涉案商標(biāo)向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱原商評委）提出無效宣告請求，主張陳某某在申請注冊涉案商標(biāo)的過程中，偽造了虛假的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，作為申請文件向原商標(biāo)局提交，以騙取涉案商標(biāo)的注冊，違反了商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定。

根據(jù)科迪特公司向原商評委提交的原北京市工商行政管理局朝陽分局于2016年10月12日作出的政府信息告知書載明，經(jīng)查詢企業(yè)登記數(shù)據(jù)庫，負(fù)責(zé)人為涉案商標(biāo)原注冊人陳某某的營業(yè)執(zhí)照信息未查得，科迪特公司申請獲取的政府信息不存在。

2018年2月6日，原商評委作出裁定認(rèn)為，涉案商標(biāo)的注冊構(gòu)成商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定所指以欺騙手段取得商標(biāo)注冊的情形，據(jù)此裁定對涉案商標(biāo)予以無效宣告。億券公司不服原商評委所作裁定，在法定期限內(nèi)向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，主張?jiān)诎缸C據(jù)不足以證明涉案爭商標(biāo)原注冊人陳某某通過弄虛作假手段取得涉案爭商標(biāo)的注冊；億券公司通過正當(dāng)合法手續(xù)善意獲得涉案商標(biāo)的所有權(quán)，且億券公司對涉案商標(biāo)原注冊人陳某某的行為并不知情，對億券公司的合法權(quán)益應(yīng)予保護(hù)。

北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，在案證據(jù)能夠證明陳某某在申請注冊涉案商標(biāo)的過程中，偽造了虛假的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，作為申請文件向原商標(biāo)局提交，以騙取涉案商標(biāo)的注冊，該行為嚴(yán)重?cái)_亂了商標(biāo)注冊秩序，屬于商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定所指以欺騙手段取得注冊的情形；億券公司主張科迪特公司提交的政府信息告知書不能當(dāng)然證明該案所涉?zhèn)€體工商戶營業(yè)執(zhí)照不存在的事實(shí)，但其并未提交相反證據(jù)證明其主張；億券公司主張其善意受讓涉案商標(biāo)，但其并未舉證證明其受讓涉案商標(biāo)支付了相應(yīng)對價(jià)，而且判斷涉案商標(biāo)是否構(gòu)成商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的情形，考察的是涉案商標(biāo)申請注冊時(shí)的行為，而涉案商標(biāo)權(quán)利轉(zhuǎn)讓的事實(shí)并不會改變涉案商標(biāo)申請行為違法的性質(zhì)。綜上，法院于2019年3月15日一審判決駁回了億券公司的訴訟請求。億券公司不服一審判決結(jié)果，繼而向北京市高級人民法院提起上訴，堅(jiān)持主張其通過正當(dāng)合法手段善意獲得涉案商標(biāo)的所有權(quán)，對此應(yīng)予保護(hù)；

科迪特公司未提供證據(jù)證明涉案商標(biāo)原注冊人陳某某通過欺騙手段申請注冊涉案商標(biāo)，且億券公司對陳某某的行為并不知情，億券公司對涉案商標(biāo)進(jìn)行了合法合理使用。

北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，涉案商標(biāo)原注冊人陳某某以虛假的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照作為申請文件向原商標(biāo)局提交涉案商標(biāo)注冊申請，導(dǎo)致原商標(biāo)局陷入錯(cuò)誤認(rèn)識而使涉案商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊，該行為嚴(yán)重?cái)_亂商標(biāo)注冊秩序，屬于商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定所指以欺騙手段取得注冊的情形；億券公司提交的證據(jù)不足以證明其取得涉案商標(biāo)已支付相應(yīng)對價(jià)并對涉案商標(biāo)進(jìn)行了使用，涉案商標(biāo)權(quán)利轉(zhuǎn)讓的事實(shí)不會改變涉案商標(biāo)系以欺騙手段取得注冊的違法性質(zhì)，不影響對于涉案商標(biāo)是否違反商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的判斷。綜上，法院終審駁回億券公司的上訴請求，維持一審判決。

(王國浩）

行家點(diǎn)評

喬萬里浙江澤大律師事務(wù)所高級合伙人、律師：關(guān)于商標(biāo)申請行為違法的性質(zhì)判斷，一般可以分為3種情形，分別為以欺騙手段取得商標(biāo)注冊的行為、以不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的行為、沒有實(shí)際使用意圖的行為。

第一，以欺騙手段取得商標(biāo)注冊的行為，一般是指商標(biāo)申請人向商標(biāo)局虛構(gòu)事實(shí)，提交偽造的申請文件或者證明文件，以騙取商標(biāo)注冊的行為，如偽造申請文件簽字或印章，使用虛假的身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份證明文件或者涂改身份證、營業(yè)執(zhí)照等身份證明文件上重要登記事項(xiàng)等。

第二，以不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的行為，一般是指商標(biāo)申請人采用欺騙手段以外的擾亂商標(biāo)注冊秩序、損害公共利益、不正當(dāng)占用公共資源或者以其他方式謀取不正當(dāng)利益等其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的行為，如商標(biāo)申請人申請注冊多件與大牌商標(biāo)相同或者近似的情形，與他人知名字號、名稱、包裝、裝潢等相同或者近似的情形，大量囤積商標(biāo)明顯缺乏真實(shí)使用意圖的情形。

第三，沒有實(shí)際使用意圖的行為，商標(biāo)注冊人沒有實(shí)際使用行為或意圖，但是積極向他人兜售商標(biāo)，或者脅迫他人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，或者向他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)、侵權(quán)賠償金等情形。

一般情況下，如果一件商標(biāo)是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的話，商標(biāo)申請人或注冊人主張其受讓該商標(biāo)不存在過錯(cuò)應(yīng)該予以核準(zhǔn)注冊或維持注冊的，一般得不到支持。同時(shí)，如果申請商標(biāo)注冊違反了商標(biāo)法第十九條第四款規(guī)定，即使將相關(guān)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓至非代理機(jī)構(gòu)名下，也不會改變商標(biāo)申請行為違法的性質(zhì)。這給其他市場主體提了個(gè)醒：受讓他人商標(biāo)之前，一定要做好盡調(diào)工作，詳細(xì)了解擬受讓的商標(biāo)及其注冊人是否有違反商標(biāo)法相關(guān)規(guī)定的情形，以免受讓過來之后被他人提出無效宣告，導(dǎo)致前期的宣傳使用等投入竹籃打水一場空。